Светильник на скамье подсудимых: как понять, что патент нарушен?

Однажды, в 2013 году, ко мне обратились взволнованные инженеры моего клиента — светотехнической компании. Они сообщили, что их конкурент получил патент на потолочный светильник для потолков типа Армстронг, хотя этот продукт был разработан их сотрудниками задолго до этого.

1. Процедура: как привлекают к ответственности за нарушение патента

Процедура может отличаться в деталях, но этапы такие:

1. Обладатель патента замечает на рынке нарушителя — компанию, которая производит аналогичный запатентованному продукт. Сперва он проверяет свою гипотезу, например, приобретая товар нарушителя.

2. Если его подозрения оказались верны, он обращается к юристам и патентным поверенным.

3. Специалисты помогают собрать доказательства использования изобретения или полезной модели. Сбор доказательств – это процесс творческий. В самых простых случаях делается контрольная закупка с участием свидетелей, нотариуса или полиции. После этого доказательства изучают и проверяют, обоснованы ли подозрения правообладателя о нарушении патента. Это то, что называется досудебной экспертизой. Заключение такой экспертизы с точки зрения суда – это часть искового заявления, аргументы, обосновывающие требования истца.

4. Следующим этапом нарушителям направляются претензии, исковое заявление подаётся в суд. Иногда нарушитель, получив претензию, идёт навстречу и старается договориться. Если нет, суд рассматривает иск. Основной вопрос в судебных делах о нарушении патента — это используется запатентованное решение (изобретение, полезная модель или промышленный образец) или нет.

5. Для ответа на этот вопрос суд назначает судебную (уже не досудебную) патентно-техническую экспертизу. Он приглашает независимых экспертов в области патентного права и соответствующей технической области и предоставляет им для изучения доказательства по делу. Их задача – определить, используется изобретение/полезная модель в спорном продукте/технологии или нет. Эксперты формулируют свои выводы в заключении.

6. На основании заключения судебной экспертизы и остальных материалов дела суд принимает решение.

Это всё – общая картина. На каждом этапе этого процесса случается много интересного, но самая магия происходит на этапе проведения судебной патентно-технической экспертизы. Может возникнуть вопрос: зачем нужна досудебная экспертиза, если для суда имеет значение только судебная? Досудебная экспертиза решает две задачи. Во-первых, когда дело несложное, заключение ясное, суд может принять её выводы и не назначать судебную. Это случается крайне редко, но попробовать стоит. Во-вторых, без досудебной экспертизы подавать иск – не рационально. Выводы об использовании изобретения/полезной модели – это основа патентного спора. Проверить эту часть требований заранее – значит снизить риски потери денег, времени и нервов на спор. То есть досудебная экспертиза так или иначе проводится, а оформить её выводы в виде дополнительного документа к иску совсем несложно.

Чтобы риски истца действительно снижались, методика проведения досудебной экспертизы должна совпадать с той, что применяется в судебной экспертизе. Сейчас мы в ней разберёмся.

2. Как определить, используется ли изобретение / полезная модель?

Методика полностью основана на норме гражданского кодекса. В разных странах она отличается лишь деталями формулировки. Методика довольно точна. То есть при её соблюдении человеческий фактор слабо влияет на результат проверки. Но для понимания этой методики надо разобраться в её терминологии.

2.1. Терминология

Патентуется не устройство или технология. Патент на изобретение выдаётся на техническое решение, относящееся к продукту или способу (п.1 статьи 1350 ГК РФ). Патент на полезную модель выдаётся на техническое решение, относящееся к устройству (п.1 статьи 1351 ГК РФ). Требования к изобретению и полезной модели очень разные. Сейчас нам важно то, что любой патент выдан не на устройство, вещество или технологию как таковые. Он выдан на решение технической задачи в рамках устройства, вещества или технологии.

Перед изобретателями могут стоять задачи снижения потерь энергии, уменьшения вероятности заклинивания механизма, снижения массы, или достижения любого другого измеримого технического эффекта. Этот эффект как правило называют «техническим результатом». Решением поставленной задачи будет некоторая совокупность признаков продукта или способа, которая необходима и достаточна для достижения того самого эффекта. Признаки – это технические характеристики (например, форма детали, компоненты материала, температура обработки…). То есть, если мы поставили задачу повышения сцепления колёс автомобиля с дорогой, в совокупность признаков нашего изобретения могут войти форма протектора, компоненты материала покрышки и, возможно, способы его обработки. При этом форма дисков, цвет кузова и объём двигателя не будут относиться к нашему техническому решению, так как они не помогают решить задачу. Их можно оставить в формуле, но это сделает патент почти бесполезным (немного погодя станет понятно, почему).

Задачу или технический результат можно найти в описании, прилагаемом к любой публикации патента. Признаки изобретения/полезной модели приводятся в части публикации под названием «формула изобретения» или «формула полезной модели». Всё это можно найти в любом патенте. Например в патенте RU 2557005. технический результат такой:

«… обеспечение возможности обозначения устройства в локальных зонах для последующей его идентификации без запущенного на устройстве приложения».

Формула изобретения приведена почти в конце страницы публикации патента. Она может состоять из одного или нескольких пунктов. Когда их несколько, они нумеруются. В патенте RU 2557005 пунктов 7 штук. Пункты формулы бывают независимые и зависимые. Независимых пунктов может быть один или несколько. Зависимых – от нуля до (теоретически) бесконечности.

Независимый пункт состоит из той самой совокупности признаков изобретения или полезной модели. В нём – самостоятельная формулировка сути запатентованного решения технической задачи. В патенте RU 2557005 независимых пунктов два: №1 и №7. Зависимые пункты содержат частные случаи реализации изобретения/полезной модели. Они всегда ссылаются на другой пункт с аналогичным родовым понятием. Подразумевается, что этот зависимый пункт содержит в себе всю совокупность признаков пункта, на который он ссылается, а также дополнительные признаки, указанные в нём. То есть пункт 2 по патенту RU 2557005 – это такой частный случай способа по пункту 1, в котором идентификатор приложения (признак пункта 1) содержит в себе адрес для отправки push-уведомления (признак пункта 2).

Признак – это характеристика или особенность решения. Независимый пункт целиком состоит из различных признаков. Так, например, признаком является «идентификатор приложения» из пункта 1 и «содержит адрес для отправки push-уведомления» из пункта 2. Нам дальше потребуется разделить формулировку пункта формулы на признаки. Может возникнуть вопрос о том, насколько маленькими или большими должны быть эти части. Ответ такой: они должны быть ровно такими, чтобы вам дальше удобно было с ними работать. Ещё важно, чтобы после разделения не исказился смысл признаков и всего пункта.

2.2. Методика

Вся методика в исчерпывающем виде сформулирована в пункте 3 статьи 1358 Гражданского Кодекса РФ (Часть IV). Это две нормы. Первая относится к изобретению, вторая – к полезной модели:

«Изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели… «

То есть, чтобы определить, использовал ли конкурент наше запатентованное решение, нужно выписать все признаки этого решения из независимого пункта формулы и проверить, содержится ли каждый из этих признаков в отдельности в продукте (или способе), производимом конкурентом.

2.3. Эквивалентность

В первом абзаце пункта 3 статьи 1358, где говорится про изобретение, есть часть, о которой я специально умолчал:

«… либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения».

Это такой законный путь некоторого расширения объёма охраны формулы изобретения.

Предположим, в качестве изобретения запатентовано устройство, частью которого (и одним из признаков независимого пункта) является нагревательный элемент из нихрома. Конкурент правообладателя начал производить аналогичное устройство, но вставляет в него нагревательный элемент из фехраля. Если правообладатель в суде докажет, что признак «нагревательный элемент из фехраля» эквивалентен признаку «нагревательный элемент из нихрома», а также то, что об этой эквивалентности было известно до подачи заявки на патент, эти признак будет признан использованным в устройстве конкурента.

Эквивалентными считаются признаки, которые предназначены для тех же целей, выполняют одну и ту же работу, тем же путем и с таким же результатом. При этом, для замены признака эта эквивалентность должна быть известна до даты, когда была подана заявка на патент. Для этого можно найти и показать в суде книгу, статью или другую публикацию, в которой приведены свойства нагревательных элементов из фехраля. При этом опубликован этот источник должен до того, как была подана первая заявка на это изобретение. Всё это и придётся доказать по порядку.

Эквивалентность очень редко применима и сложна в доказывании. Эта норма точно не для «домашнего применения».

К эквивалентности редко прибегают и на практике. По моим наблюдениям, виной тому две причины:

1. Это своего рода «костыль» для исправления ошибок, допущенных при написании заявки. Хорошо составленная формула не требует таких «костылей» — в ней изобретение сформулировано достаточно широко.

2. Если же формула написана плохо, то скорее всего в ней и без того достаточно ошибок, которыми воспользуется ответчик, а в доказательстве эквивалентности уже попросту не будет смысла.

3. Пробуем

Вернёмся к светотехнической истории. Волнение разработчиков вызвал патент RU 87598 на полезную модель «Светодиодный потолочный светильник». Заявка на него была подана летом 2009 года, сейчас патент уже умер, а полезная модель стала общественным достоянием.

Представим себя на месте моих клиентов – светотехников. Идёт 2013 год, патент RU 87598 живёт и здравствует, а мы производим и продаём потолочный светодиодный светильник марки OPL/S, который предназначен для установки в подвесные потолки типа Армстронг:

Прочитав претензию, мы сразу вспоминаем приведённую выше норму абзаца 2 пункта 3 статьи 1358 Гражданского Кодекса РФ:

«Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели».

Из этой нормы явно следует алгоритм проверки:

(1) находим в базе на сайте https://new.fips.ru/registers-web/ нужный патент по номеру RU 87598, а в нём – независимый пункт формулы (он там единственный);

(2) разделяем независимый пункт на признаки;

(3) берём наш светильник и отвёртку. Вскрываем светильник;

(4) стараемся найти в светильнике каждый из признаков полезной модели;

(5) смотрим, что из этого получилось.

Последуем этому алгоритму.

1) Патент RU 87598 был выдан как раз на конструкцию такого потолочного светильника со светодиодами. Независимый (и единственный) пункт формулы полезной модели выглядит так:

«Светодиодный потолочный светильник, содержащий корпус с окном из светопрозрачного материала и размещенные на задней стенке корпуса единичные светодиоды, отличающийся тем, что светодиоды распределены равномерно по всей площади задней стенки корпуса и смонтированы на печатных платах с алюминиевой основой, закрепленных в корпусе крепежными деталями, при этом периметр задней стенки равнозначен периметру окна, корпус выполнен в виде прямоугольной плоской фигуры с возможностью установления в ячейки подвесного потолка».

2,3,4) Логика анализа такая:

В признаках 3 и 7 содержатся формулировки, значение которых вызывает вопросы. Во-первых, не ясно, где же всё-таки располагаются светодиоды: на стенке корпуса или на печатной плате внутри корпуса — признаки противоречат друг другу. Во-вторых, значение термина «равнозначен» сложно интерпретировать. Эти формулировки — недостатки составления заявки на патент, которые могут сыграть свою роль в суде, но для нашего случая это не имеет большого значения, так как в формуле есть признак 5, который совершенно точно отсутствует в нашем светильнике. Подложка светильника OPL/S выполнена из стеклотекстолита и алюминиевой основы в ней нет. Патент выдан на полезную модель, не на изобретение, а значит доктрину эквивалентности не применяем.

5) Чтобы утверждать, что полезная модель используется в устройстве, необходимо показать использование в нём каждого признака независимого пункта формулы полезной модели без исключений; отсутствие любого (в том числе признака под номером 5) из признаков означает, что решение не используется.

Короче говоря, наши инженеры-светотехники ночью могут спать спокойно, а днём — правомерно производить и продавать свои потолочные светодиодные светильники. В них не используется полезная модель по патенту RU 87598.

Бывает, что на эмоциональном уровне сложно в это поверить и успокоиться: ведь не обнаружен-то всего один признак из восьми, а остальные семь используются. В такие моменты следует обуздать эмоции. Предполагается, что в независимый пункт формулы вносятся только признаки, необходимые и достаточные для решения поставленной задачи; то есть это минимум широко сформулированных признаков, изменение или исключение одного из которых приведёт к невозможности решения задачи. То есть при исключении или изменении одного признака – это уже не запатентованное изобретение, а совсем другая штука. Можете поупражняться на патенте RU 2557005 и обойти его: попробуйте изменить или исключить всего один из признаков независимого пункта формулы так, чтобы поставленная задача всё равно решалась (я не смог).

4. Некоторые заблуждения, искажающие результат

Важно помнить, что приведённые нормы об использовании самодостаточны. Они фактически содержат всю методику проведения экспертизы использования изобретения. Если вам предлагают что-то выходящее за рамки этих норм, стоит разобраться, на каких нормах основаны эти нововведения. Это многое прояснит. Возможно, это предложение — результат чьего-то заблуждения или уловка.

Разберём некоторые из таких заблуждений/уловок/ошибок.

1) Принятие во внимание существенности признаков

Встречается часто. Иногда по незнанию, иногда – преднамеренно, чтобы ввести суд в заблуждение.

Смысл в том, что при анализе использования эксперт смотрит на независимый пункт формулы и решает, какие признаки имеют значение, а какие — не так важны. Часто это подаётся под соусом «существенности» признаков. В итоге из формулы просто выбрасываются нежелательные признаки под клеймом «несущественный».

Существенность признаков — это важная штука. Только вот применяется она исключительно при анализе новизны полезной модели (пункт 2 статьи 1351 ГК РФ, п. 37 Правил по полезным моделям). Её полезно держать в голове при составлении любой заявки на патент, но к судебной/досудебной экспертизе использования изобретения/полезной модели она не имеет отношения. Её применение в экспертизе использования изобретения/полезной модели прямо противоречит норме пункта 3 статьи 1358 ГК РФ. Ведь вместо того, чтобы как положено Законом, искать каждый признак, приведённый в независимом пункте, эксперт сначала на своё усмотрение исключает «лишние» признаки.

Как с этим бороться? Во-первых, не верить самому. Во-вторых, если это происходит в суде, проводить свою экспертизу и показывать суду, что применяемая методика противоречит закону. Суды хорошо принимают аргументы, надёжно основанные на конкретных словах в Гражданском кодексе.

2) «Исправление» смысловых ошибок формуле и домысливание

При составлении заявок очень часто допускаются ошибки. В первую очередь, когда заявки пишутся авторами самостоятельно, но и специалисты тоже ошибаются. Как судебный эксперт я много раз видел такие случаи: автор и правообладатель в суде изо всех сил старается защитить свои права, но в формуле вместо его изобретения — нечто иное.

Так, например, однажды в формуле на надувную лодку её часть, которая выполняет функцию киля, была названа «осесимметричной». Не пытайтесь это представить, в оригинальной лодке это было не так. Но это не важно. В любом случае эксперт должен проводить экспертизу по методике, установленной законом. Если он должен обнаружить в лодке каждый признак формулы изобретения, он не в праве выбросить из формулы непонятный термин.

Мне в таких случаях очень обидно за изобретателей, но исправить такую ошибку в патенте после его выдачи невозможно. Формула, которая приведена в патенте — это ровно та формулировка изобретения, относительно которой патентное ведомство проверило, соответствует ли изобретение или полезная модель требованиям. При рассмотрении заявки в патентном ведомстве формула изучается, проверяется и часто – уточняется и урезается в объёме путём внесения новых признаков из других частей заявки. В итоге ведомство признаёт правомерным именно тот объём охраны (ту формулу), на который выдаёт патент. Судебный эксперт — не тот человек, который может изменять решение Роспатента.

Ситуация: в независимом пункте формулы патента – конструкция резьбового соединения гайки и стальной шпильки. Ответчик производит гайки, но не стержни; и среди доказательств в деле – тоже только гайки. Это значит, что эксперт должен искать в гайках все признаки, включая шпильки и их материал. Да, он их не найдёт. Но если он станет предполагать, что, если есть гайка, шпилька – это само собой разумеется, и что эта воображаемая шпилька очевидно сделана из стали, он нарушит пункт 3 статьи 1358 Гражданского кодекса в части слова «каждый». Произвольно исключать из анализа признаки независимого пункта формулы недопустимо.

3) Толкование признака на основе описания с заменой

«Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи. «

Это установлено в пункте 2 статьи 1354 Гражданского Кодекса РФ. То есть, если значение какого-то признака формулы не ясно из общепринятого понимания составляющих его терминов, для толкования его смысла могут быть использованы материалы других частей патента.

Однако, встречаются случаи, когда экспертиза проявляет излишнее усердие.

Формула – это выверенная заявителем и проверенная патентным ведомством комбинация признаков. В описание же заявитель может включать всё, что угодно, а ведомство не склонно просить заявителя исключить что-то из описания.

Описанием пользоваться можно, когда это позволяет полнее понять смысл признака из формулы. Но это должно быть именно толкование того смысла, который в формулу заложен, но никак не замена одного признака на альтернативный или более общий.

Компания инженеров как-то подала заявку на изобретение. Изобретение представляет собой оптическую систему, на вход которой подаётся оптический сигнал, с которым внутри происходит некоторая магия. Сперва в формуле они представили этот источник широко: «источник оптического излучения». При этом в описании они привели примеры такого источника: лазер, светодиод и ещё несколько вариантов, и отметили, что использование лазера предпочтительнее из-за характеристик его излучения, но и остальные варианты вполне работоспособны. Эксперт ведомства, проверяя заявку на патент, обнаружил, что похожая система со светодиодом уже известна и предложил изобретателям скорректировать независимый пункт формулы. Делать нечего, пришлось сузить объём охраны формулы: источник оптического излучения был заменён на лазер. При этом в описании всё осталось, как прежде, в него изменения не вносятся в таких случаях. Патент был получен с изменённой формулой изобретения.

Вообразим ситуацию, когда конкурент наших инженеров реализует систему почти по патенту, но с использованием светоизлучающего диода в качестве источника излучения. Инженерам это в любом случае неприятно, и они захотят запретить конкуренту использовать это решение. Для этого они могут попытаться растолковать признак «лазер» примерно так: «в описании же написано, что это может быть любой источник оптического излучения, в том числе светодиод и лазер. Значит светодиод тоже входит в объём охраны». Но это не толкование в смысле пункта 2 статьи 1354 ГК РФ, это замена одного признака формулы на другой.

Кто-то может попытаться применить здесь доктрину эквивалентов и сказать, что признак «светоизлучающий диод» эквивалентен «лазеру», ведь они одну функцию реализуют – это всё источники оптического излучения. Но это неправда. Функция похожа, но характеристики излучения разные и использование лазера предпочтительнее. То есть результат применения этого признака другой и эквивалентным он не является.

4) Возражения судебного эксперта против патентоспособности

Это когда эксперт, приглашённый судом, в заключении делает вывод:

«да, патент используется, но это патент вообще нельзя было выдавать!».

Правильно оформленный патент защищает разработанную технологию настолько широко, насколько это позволило ведомство по результатам проверки изобретения. Такой патент может вызывать негодование: «как же так, его совсем нельзя обойти!». Однако, писать это в заключении судебной экспертизы неуместно.

Судебного патентного эксперта не касается патентоспособность решения, использование которого он исследует. Перед ним стоят вопросы использования этого решения, на них и следует отвечать. Если же кто-то считает, что изобретение не ново, не имеет изобретательский уровень или патент выдан неправомерно по иной причине, он может воспользоваться процедурой оспаривания патента. В России она начинается не в суде, а в Палате по патентным спорам Роспатента.

5. В итоге

Методика анализа того, используется изобретение/полезная модель или нет, сводится к поиску в продукте/способе каждого признака независимого пункта формулы, приведённой в патенте.

Если вам необходимо проверить, используется ли изобретение/полезная модель, пользуйтесь, пожалуйста, методикой, основанной на нормах закона. Если же вам предлагают как-то модифицировать эту методику, уточните, на каких нормах закона эта модификация основана и не противоречит ли она тем нормам, что мы упомянули. Если в чём-то сомневаетесь, всегда можно обратиться к специалисту.

Если вы оказались в суде и ваш оппонент (или даже судебный эксперт) предоставил что-то, что не вписывается в эту методику, пишите рецензию, в которой выявляете допущенные ошибки и несоответствия закону; проводите свою экспертизу. Суды хорошо воспринимают аргументы, основанные на букве закона. Недавно с помощью чёткой и понятной рецензии нам удалось склонить суд на нашу сторону, несмотря на полностью противоположные выводы судебной экспертизы.

Когда вы пишете заявку на патент, эту методику тоже стоит учитывать, чтобы ваш патент не только красовался в рамочке на стене, а ещё и надёжно «закрывал» вашу технологию. Даже если заявку вам оформляет патентный поверенный, всё равно стоит контролировать, что будет охранять ваш будущий патент.

И ещё. Даже если вам понятна методика анализа, в сложных и ответственных случаях не стесняйтесь, пожалуйста, обращаться к профессионалам.