Аудит интеллектуальной собственности: как подготовиться к нему до привлечения инвесторов?

Аудит интеллектуальной собственности – это комплексная проверка всех нематериальных активов проекта: патентов и средств индивидуализации (товарных знаков, логотипов, коммерческих обозначений), авторских прав (ПО, дизайн, контент) и ноу-хау.

Главная задача аудита – понять, какие активы есть, кому они принадлежат, насколько корректно оформлены права и нет ли риска использования чужой интеллектуальной собственности.

По итогам аудита складывается полная картина – можно ли безопасно использовать эти активы в бизнес-модели, лицензировать, продавать или включать в оценку компании.

При привлечении инвестиций инвесторы всегда проверяют наличие прав на интеллектуальную собственность, чтобы убедиться в целесообразности будущих вложений.

Инвестор смотрит не только на цифры. Его интересует, действительно ли вы контролируете то, на чем строится ценность проекта. Если права оформлены слабо (например, права на ключевой код остались у разработчика, а не перешли к вам, или товарный знак зарегистрирован на старое юрлицо или основателя), то это серьезный красный флаг. Такие пробелы могут:

• повлиять на оценку бизнеса

• затянуть переговоры или сорвать сделку

• создать риск будущих исков (например, если выяснится, что вы нарушаете чужой патент)

С другой стороны, грамотно проведенный аудит показывает, что вы не только видите свои активы, но и работаете над их защитой, минимизируете риски. Это усиливает позицию в переговорах с инвесторами.

В этой статье разберем, что именно нужно сделать, чтобы по итогам аудита инвестор с уверенностью вложил деньги в ваш проект.

Что будет проверять инвестор?

Проверка обычно крутится вокруг четырех вещей:

• кому принадлежат права

• можно ли их передать

• нет ли скрытых ограничений

• не используется ли в продукте чужая интеллектуальная собственность

В IT-проектах чаще всего в эту зону попадают код, дизайн и тексты, бренд и домены, базы данных и патенты.

Слабое место у проектов почти всегда одно и то же – проект уже живет, пользователи есть, продукт работает, а юридическая история создания отсутствует или существует не полностью. Для инвестора это потенциальный стоп-фактор, из-за которого он может отказаться от вложения денежных средств.

Этапы проведения аудита

Подготовка к аудиту проводится в несколько этапов:

1. Инвентаризация – составьте список всех РИД

2. Наличие полного объема прав– проверьте, все ли права принадлежат компании, особенно по договорам с фрилансерами

3. OpenSource – проведите аудит используемых библиотек и лицензий

4. Брендинг – зарегистрируйте товарные знаки на компанию.

5. Фиксация – зафиксируйте дату создания РИД

6. Документация – соберите все документы в одном месте и поддерживайте их в актуальном состоянии.

Нужно начинать эту работу не за месяц до переговоров с инвестором, а как можно раньше, потому что для исправления выявленных недостатков может понадобиться большое количество времени.

Рассмотрим подробнее каждый из указанных этапов и что на нем нужно делать.

 

Шаг 1. Инвентаризация: составьте реестр всех нематериальных активов

Многие компании до конца не знают, чем именно они владеют, поэтому первый шаг – составить список всех результатов интеллектуальной деятельности (РИД), которые вы используете или планируете монетизировать.

Что включить в реестр:

• средства индивидуализации – товарные знаки (названия, логотипы), фирменное наименование, доменные имена

• технологические активы – программы для ЭВМ и базы данных, мобильные приложения и исходный код, API и алгоритмы, патенты

• контент и дизайн – тексты и изображения, фото и видео, дизайн интерфейсов и макеты, музыка

• секреты производства (ноу-хау) – уникальные методики и бизнес-процессы, рецептуры и клиентские базы (с соблюдением законодательства о персональных данных)

Удобнее всего для каждого объекта создать карточку, в которой указать:

• название и краткое описание

• кто автор (сотрудник, подрядчик)

• какой документ подтверждает переход прав или их наличие у компании (трудовой договор, договор с подрядчиком, акт приема-передачи, свидетельство о регистрации в Роспатенте, свидетельство о депонировании)

• наличие обременения (залог, лицензия, судебный спор)

Этот реестр станет основой для всего дальнейшего аудита и упростит его проведение.

 

Шаг 2. Наличие полного объема прав: проверьте, кто на самом деле владеет вашим кодом и брендом

Это самый критический этап. Инвестор проверит права на основной продукт очень тщательно, так как от него зависит прибыльность инвестиций. Здесь есть два главных сценария.

1. Код создан штатными разработчиками

Если разработчик в штате, то по закону исключительные права на созданное в рамках трудовых обязанностей (служебное произведение) принадлежат работодателю. Но есть нюанс: это нужно правильно оформить.

Чек-лист для служебных РИД:

1. Трудовой договор и должностная инструкция – в них должно быть прямо прописано, что создание программного кода, дизайна, контента входит в трудовые обязанности сотрудника.

2. Положение о служебных РИД – утвердите внутренний документ, где регламентируется порядок создания, постановки задач и приемки результатов. Ознакомьте с ним всех сотрудников под подпись.

3. Служебное задание – на каждый конкретный результат должен быть документ (задача в Jira, CRM, служебная записка или ТЗ, задача, поставленная по электронной почте), четко фиксирующий, что сотруднику поручили создать именно этот код или дизайн.

4. Акт приема-передачи – подпишите акт с сотрудником, когда работа сдана. Это докажет, что конкретный результат создан и принят.

5. Выплата авторского вознаграждения – даже если исключительные права принадлежат компании, сотрудник может требовать вознаграждение за создание служебного произведения. Пропишите порядок и размер выплат. Если этого не сделать, то сотрудник может подать в суд, и взыскать еще больше, чем можно было бы договориться.

Здесь важно помнить, что авторское вознаграждение не может быть включено в размер зарплаты, поэтому нужно заключить отдельное соглашение, фиксирующее конкретную сумму, хотя бы 5 000 рублей в месяц, или ознакомить сотрудника под подпись с положением, утверждающим фиксированное вознаграждение за создание РИД.

2. Код создан подрядчиком (фрилансером)

С фрилансерами ситуация еще более жесткая. По умолчанию все исключительные права принадлежат исполнителю. Если в договоре не будет специально оговорен переход прав, то вы получите только возможность использовать результат для себя (лицензию).

Чек-лист для договора с подрядчиком:

1. Раздел об интеллектуальной собственности – обязательное условие. Прямо пропишите, что исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках договора, принадлежат заказчику. Дополнительно стоит указать, что, помимо финального РИД, переходят и права на все черновики, версии и другие созданные в процессе наработки.

2. Момент перехода прав – укажите, что переход происходит в момент создания результата, а не после окончательной оплаты.

3. Вознаграждение за отчуждение – пропишите, что плата за передачу прав включена в стоимость услуг или выделите ее отдельно. Иначе могут возникнуть споры и необходимость оплачивать дополнительное вознаграждение.

4. Гарантии юридической чистоты – подрядчик должен гарантировать, что созданный РИД не нарушает чужие права. На случай нарушения гарантий должна быть предусмотрена ответственность и обязанность подрядчика самому урегулировать претензии и иски от третьих лиц.

5. Подробный акт – в акте приемки максимально детально опишите, что именно передается (название файла, версия, функционал) и каким способом (по электронной почте, на электронном носителе, загрузкой в облако), а также еще раз укажите на переход исключительного права и выполнение всех обязательств по выплате вознаграждения.

Важно: если у вас есть старые проекты, где договоры были заключены с ошибками, то необходимо заключить к ним дополнительные соглашения с указанием корректных условий.

 

Шаг 3. OpenSource: проверьте использование открытых лицензий и сторонних компонентов

Это один из главных «сюрпризов» для стартапов, так как при использовании сторонних библиотек, фреймворков, изображений почти всегда забывают проверить их лицензии.

Что нужно сделать:

1. Составьте список всех используемых сторонних компонентов. Это касается не только кода, но и шрифтов, иконок, фотографий.

2. Проверьте их лицензии. Лицензии бывают двух основных типов:

• разрешающие коммерческое использование, часто требуют только указать авторство (пермиссивные, разрешительные)

• запрещающие коммерческое использование и обязывающие открыть исходный код всего своего продукта (копилефтные, вирусные)

Для коммерческого продукта использование второго типа лицензий может быть критически опасным, так как в таком случае продукт невозможно монетизировать, и, соответственно, инвестор не вложит деньги в то, что не будет приносить ему доход.

Еще на этапе создания необходимо проверять условия лицензий, но если это выявилось позже, то единственным решением остается убрать этот кусок кода, переписать его или использовать код по другому типу лицензий.

 

Шаг 4. Брендинг: проверьте регистрацию товарных знаков

Если у вас есть название и логотип, которые вы используете, их нужно защитить. Инвесторы очень внимательно смотрят на этот вопрос.

Чек-лист по товарным знакам:

1. Проверьте, кто является правообладателем – товарный знак должен быть зарегистрирован на юридическое лицо (компанию), которая привлекает инвестиции. Если знак на физическом лице или на другой компании, то нужно переоформить его. Инвестор не будет покупать бизнес без бренда.

2. Проверьте актуальность регистрации – срок действия и оплаченных пошлин, классы МКТУ, покрывает ли регистрация все необходимые товары и услуги.

3. Оплатите пошлины – если срок действия исключительного права заканчивается, то нужно оплатить пошлины за продление правовой охраны.

4. Оцените риски оспаривания – проведите поиск, чтобы убедиться, что товарный знак не похож на уже существующие до степени смешения или что конкуренты не пытаются зарегистрировать его имитацию.

 

Шаг 5. Фиксация: зафиксируйте факт создания объектов авторского права

В суде при возникновении спора об авторстве часто сложно доказать, что именно вы создали тот или иной дизайн или код. Очень важно иметь подтверждающие это доказательства.

Способы фиксации:

• депонирование и регистрация – зарегистрировать исходный код в Роспатенте, зарегистрировать дизайн в качестве промышленного образца, задепонировать произведение в аккредитованной организации

• нотариальный протокол – нотариус может осмотреть компьютер, сайт или базу данных, а также материальный носитель, и зафиксировать дату и содержимое

• системы контроля версий – автоматически фиксировать вносимые изменения в код

• направить себе на электронную почту – также зафиксировать дату и время отправки

Какой-то один определенный способ не признается судом как явное доказательство авторства, поэтому лучше воспользоваться сразу несколькими способами.

 

Шаг 6. Документы: соберите все документы заранее

Не нужно ждать запроса от инвестора о сборе документов. Подготовьте заранее структурированную папку со всеми материалами как в электронном, так и в бумажном виде.

Минимальный набор документов для папки в части интеллектуальной собственности:

• реестр объектов интеллектуальной собственности

• трудовые договоры с разработчиками, дизайнерами, и иными сотрудниками, создающими РИД, служебные задания и акты приема-передачи прав

• договоры с подрядчиками, по которым были созданы РИД, а также акты к ним

• иные документы, подтверждающие наличие прав (свидетельства Роспатента, лицензионные договоры или договоры отчуждения, свидетельства о депонировании)

• аналитическую справку по используемым лицензиям OpenSource

Если при подготовке к аудиту были выявлены проблемы, но нет времени на их устранение до аудита, то лучше всего подготовить для инвестора конкретный план по исправлению выявленных недостатков со сроками и представить его на переговорах. Это покажет заинтересованность в сотрудничестве и четкую стратегию управления интеллектуальной собственностью.